Претензия о нарушении исключительных прав на товарный знак

Одним из наиболее частых случаев, когда бизнес сталкивается с вопросами защиты интеллектуальных прав, является незаконное использование чужого товарного знака. В этой связи нам часто приходится готовить ответы для клиентов на претензии правообладателей о нарушении исключительных прав на товарный знак, а также составлять такие претензии самим и вести дальше дела в суде.

Разберем типовые случаи:

• вы получили претензию от правообладателя о нарушении прав на товарный знак;
• правообладателю необходимо подготовить и направить претензию о нарушении товарного знака.

Так же рассмотрим варианты расчета суммы компенсации за незаконное использование товарного знака.

Типичная ситуация: организация или ИП реализуют свои товары или услуги, используя какое-либо наименование, изображение (или более специфичный элемент – мелодию, цветовую комбинацию, объемный объект). Определенное название также может использоваться в доменном имени. И тут появляется претензия рассерженного правообладателя, часто из другого региона, который ссылается на одноименный товарный знак, зарегистрированный на его имя, и требует прекращения любого использования данного обозначения – на сайте, в доменном имени, в наименовании и описании товара, а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака. Такое письмо часто сопровождается предупреждением о последующем обращении в суд, в ФАС, в полицию.

Кратко обозначим основные моменты, которые нужно иметь в виду для предварительной оценки обоснованности такой претензии и выбора дальнейшей стратегии.

В первую очередь, следует проверить формальные моменты - наличие свидетельства на товарный знак, срок его действия. Охраняется только зарегистрированное обозначение по свидетельству с неистекшим сроком действия. Если товарный знак зарегистрирован по международной заявке, необходимо также проверить территорию действия товарного знака.

Следующий принципиальный вопрос – имеет ли место смешение товаров или услуг в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента. Статья 1484 ГК РФ предусматривает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Практика Роспатента, а также судебная практика показывают, что для вывода о наличии или отсутствия смешения рассматривается в совокупности, как степень сходства обозначений, так и насколько однородными являются товары и услуги обладателя товарного знака и лица, использующего спорное обозначение. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Если говорить о словесных обозначениях – названиях, слоганах, они оцениваются по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Для анализа товаров и услуг предмет их однородности используется Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), состоящая из 45 классов. Многие заблуждаются, считая, что однородными могут быть только товары или услуги из одного класса. На практике однородность очень часто возникает между товарами или услугами из разных классов и даже межу товарами и услугами. Основной критерий тут – потенциальная возможность отнесения потребителем таких товаров и услуг к деятельности одного и того же лица. Поэтому, например, товары могут быть вполне однородны услугам, осуществляемым с помощью таких товаров, или которые имеют связь с такими товарами или наоборот. Если схожее обозначение используется для совсем неоднородных товаров с теми, для которых зарегистрирован товарный знак, нарушения товарного знака нет.

Существуют отдельные участники рынка, которые не осуществляют соответствующую предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака и регистрируют его только с целью последующего направления претензий.

Также нередки случаи, когда предприниматель добросовестно использует какое-то обозначение, не регистрируя его в качестве товарного знака. Новый участник рынка или же существующий конкурент, желая воспользоваться узнаваемостью уже известного обозначения, регистрирует данное обозначение в качестве товарного знака на свое имя и направляет первому лицу претензию о нарушении товарного знака. Также может быть ситуация, когда правообладатель, зарегистрировав товарный знак, никогда его не использовал и даже не имел такого намерения. В качестве стратегии по противодействию подобным действиям может стать обращение в суд или антимонопольный орган с заявлением о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации товаров, работ или услуг. Признание правообладателя совершившим акт недобросовестной конкуренции является основания для аннулирования регистрации товарного знака Роспатентом. Без такого обращения противодействие правообладателю товарного знака будет малоэффективо. Безусловно, своевременная регистрация своего товарного знака предотвратила бы возникновение подобных рисков и необходимость защищаться от действий недобросовестных правообладателей.

В целом, в достаточно большом количестве судебных дел о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков рассматривается вопрос о злоупотреблении правом правообладателем товарного знака. Поэтому при рассмотрении обоснованности претензии о нарушении товарного знака нелишним будет обратить внимание и на этот аспект. Помимо явного злоупотребления, описанного выше, оно может выражаться в существенном завышении суммы требуемой компенсации. В зависимости от предъявленного требования это превышение может иметь место над возможными убытками правообладателя, стоимостью товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или над рыночной стоимостью использования товарного знака при схожих обстоятельствах. На практике встречаются и другие виды злоупотребления. Например направление претензии о незаконном использовании товарного знака и обращение в суд за компенсацией по истечение большого срока с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении. Судом такое промедление может быть воспринято как умышленное с целью увеличения суммы компенсации.

Готовя и направляя претензию о нарушении товарного знака, необходимо понимать, какой результат от нее ожидается. Основное – это прекращение незаконного использования товарного знака. Помимо этого, закон позволяет привлечь нарушителя к гражданско-правовой ответственности и взыскать с него компенсацию. Если целью стоит лишь проинформировать нарушителя о факте незаконного использования товарного знака, ожидая, что он добросовестно прекратит свои действия, то единственным безусловным требованием к претензии будет четко сформулировать, о каком товарном знаке идет речь и какие действия нарушают исключительные права на этот знак.

Однако стоит учитывать, что предполагаемый нарушитель далеко не всегда может быть согласен, как с самим фактом нарушения, так и с добровольным прекращением своих действий, нарушающих исключительные права на чужой товарный знак, но приносящих ему хорошую прибыль. Поэтому более правильным будет, готовя претензию о нарушении исключительных прав на товарный знак, учитывать возможную перспективу последующего обращения в арбитражный суд.

Российским законодательством не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак. Однако есть очевидные моменты, правильное отражение которых в претензии имеет исключительную важность при переходе дела в судебную плоскость.

Во-первых, претензия является свидетельством досудебного урегулирования спора. Претензия обязательна по требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (статья 1252 ГК РФ). Срок ответа на такую претензию – 30 дней. Интересно, что если будет заявлено требование о прекращении незаконного использования товарного знака одновременно со взысканием компенсации, но без соблюдения претензионного порядка, суд может рассмотреть первое требование по существу, а по второму – оставить его без рассмотрения. Поэтому претензия должна быть подписана уполномоченным лицом и направлена нарушителю по почте заказным или ценным письмом. Оба способа признаются судами как достаточные.

Очевидно, что основным требованием претензии о нарушении товарного знака будет требование о прекращении такого нарушения. Однако закон предоставляет право потребовать с нарушителя компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Как следует из системного толкования статей 1252 и 1515 ГК РФ, за нарушение исключительных прав на товарный знак его правообладатель вправе предъявить нарушителю требования:

1. о возмещении убытков;
2. о взыскании компенсации на выбор правообладателя:
   • в размере от 10 000 до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
   • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
   • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Выбрать можно только один вариант, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы и должен выбираться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Сразу скажем, что убытки являются достаточно сложным предметом для доказывания, поскольку придется доказывать либо объем расходов, понесенных для восстановления нарушенного права, либо доходы, которые правообладатель получил бы, если бы не было нарушения его прав, либо и то и другое. Поэтому к данному инструменту стоит обращаться только при полной уверенности в своих силах.

Взыскание компенсации в фиксированном размере от 10 000 до 5 миллионов рублей, с одной стороны, является самым простым, поскольку требует подготовки минимальных доказательств. Для взыскания минимальной компенсации 10 000 рублей вообще достаточно только факта незаконного использования товарного знака, и многие правообладатели так и поступают, особенно если товарный знак известный, нарушения носят массовый характер, правообладатель больше преследует цель предотвращения нарушения своих прав другими участниками рынка, а также выигрывает за счет массовости подобных исков. Однако если правообладатель рассчитывает на компенсацию в размере более чем минимальный, в этом случае он сталкивается с отсутствием определенности и четких критериев для выбора судом соразмерной суммы компенсации. Судебная практика это подтверждает. Исходя из пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 к обстоятельствам, которые учитывает суд при определении суммы компенсации в фиксированном размере, относятся:

• известность товарного знака;
• характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия);
• срок незаконного использования товарного знака;
• наличие и степень вины нарушителя (в том числе имело ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);
• вероятные имущественные потери правообладателя;
• являлось ли использование товарного знака, право на который принадлежат истцу, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

Данный список носит открытый характер, суды нередко исходят и из иных критериев, таких как вина нарушителя, частота использования товарного знака. Иногда суды просто ограничиваются ссылкой на вышеуказанный пункт постановления Пленума без обоснования суммы компенсации, на которой они остановились. В конечном итоге, судам предписано руководствоваться соображениями разумности и справедливости, что на практике выливается в слабо прогнозируемые решения по сумме компенсации за незаконное использование товарного знака.

Компенсация в размере двукратной стоимости контрафактных товаров является более предсказуемым инструментом с точки зрения размера возможной компенсации. Основным обстоятельством, подлежащим доказыванию в данном случае, будет являться количество и цена контрафактных товаров. Получить эту информацию можно различными способами и из разных источников. Данная норма не исключает взыскание компенсации в двукратном размере и при оказании услуг. В этом случае также подлежит доказыванию стоимость услуг. На практике, например, ее можно определить из валовой выручки согласно бухгалтерской отчетности. Однако если с товарами есть возможность взыскать компенсацию, исходя из стоимости изготовленных, но еще не реализованных товаров, то в случае с услугами, очевидно, к расчету принимаются только фактически оказанные услуги.

Компенсация в размере двукратной стоимости права использования товарного знака также имеет свои особенности. В случае если заявлена такая компенсация, доказыванию подлежит стоимость использования данного товарного знака при прочих равных условиях. Эта стоимость может быть подтверждена аналогичными лицензионными договорами, которые заключал сам правообладатель. В этом случае может встать вопрос соответствии их цены рыночным условиям. Также цену можно подтвердить с помощью договоров иных лиц. На практике неблагоприятной стороной данного способа расчета компенсации может оказаться невысокая рыночная стоимость права использования товарного знака, к которой придет суд, а также ее корректировка с учетом того, что нарушителем товарный знак использовался не всеми возможными способами, а только отдельными.

Таким образом, уже при подготовке претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак правообладателю необходимо выбрать вид требования, которое он заявит нарушителю. С целью соблюдения досудебного порядка урегулирования спора претензия должна быть направлена нарушителю способом, подтверждающим ее отправку или получение. Требование выбирается с учетом фактических обстоятельств и взвешенной оценки правообладателем своих возможностей по доказыванию размера заявленных требований, если только правообладатель не выбрал минимальную компенсацию в фиксированном размере 10 000 рублей.