Досрочное прекращение охраны товарного знака

Часто в деловой практике препятствием для регистрации товарного знака является наличие сходного до степени смешения товарного знака, ранее зарегистрированного другими лицами в отношении однородных товаров или услуг. Однако такое препятствие далеко не всегда оказывается непреодолимым.

Лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Если правообладатель не использовал свой товарный знак в течение 3-х последних лет, то законом для заинтересованного лица предусмотрена возможность обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. Доказательство своей заинтересованности является одним из принципиальных условий, необходимых для успешного обращения в суд. При этом профильная статья 1486 ГК РФ, предусматривающая последствия неиспользования товарного знака, лишь упоминает, что обратиться за досрочным прекращением правовой охраны товарного знака может именно заинтересованное лицо. Однако каковы критерии такой заинтересованности, статья не раскрывает. Попробуем разобраться в особенностях доказывания заинтересованности.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 также дает только примерные ориентиры того, как оценивается заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака:

Для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Можно выделить следующие подходы, которые выработаны судами на практике для оценки заинтересованности:

• Только лишь наличие своей собственной заявки на товарный знак обычно недостаточно, чтобы подтвердить заинтересованность.
  Хотя своя заявка на товарный знак и имеет большое значение, но без других доказательств заинтересованность доказать маловероятно. Заинтересованность должна подтверждаться совокупностью обстоятельств.
• Необходимо доказать реальность намерений:
  • осуществлять деятельность, связанную с оборотом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак;
  • использовать для индивидуализации товаров обозначение, тождественное или сходное со спорным товарным знаком.
  В принципе, даже отсутствие своей собственной заявки не исключает возможности досрочного прекращения охраны товарного знака. Правда, это влечет другие риски, а намерение использовать обозначение должно подтверждаться другими доказательствами.
• А вот непосредственное использование сходного обозначения доказывать вовсе не обязательно.
  При подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не является безусловным требованием, чтобы заявитель сам уже использовал сходное обозначение или производил однородные товары или услуги.
• Перечень доказательств заинтересованности является открытым.
  В своей практике Суд по интеллектуальным правам сформулировал несколько групп таких доказательств:
  • подтверждающих деятельность истца (аффилированных с ним лиц), однородную товарам или услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, либо подготовку к осуществлению такой деятельности;
  • подтверждающих намерение использовать тождественное или сходное обозначение;
  • предъявление правообладателем истцу претензий о запрете использования тождественного или сходного обозначения.
  При этом для признания заинтересованности не обязательно представление доказательств по всем трем группам.
• Заинтересованность необходимо доказывать в отношении тех товаров или услуг, в отношении которых планируется использовать свое обозначение.
  Оспариваемый товарный знак может быть зарегистрирован в отношении большого количества неоднородных товаров или услуг. В этом случае заявитель может претендовать на прекращение его правовой охраны только в отношении тех из них, заинтересованность в которых он докажет. В остальной части товарный знак сохранит свое действие.

Далее отдельно рассмотрим вопрос, какие риски влечет предоставление доказательств реального использования обозначения при подтверждении своей заинтересованности и как этого избежать.